AuthenseIP　News　Letter　Vol.2

はじめに

Authense弁理士法人からニュースレター第２号をお届けします。今回は、会社のブランディングに大きな影響を及ぼす社名変更に関連した話題を２件、取り上げました。

今月の内容

• 社名変更（商号変更）における商標の考え方

• SMILE-UP.（スマイルアップ）について～著名な社名の影響～

• あとがき

社名変更（商号変更）における商標の考え方

貴社の名前は設立時から変わりませんか？過去に社名を変更したことがあるでしょうか？

2023年10月は、LINEヤフー株式会社（旧：Zホールディングス株式会社）やTOPPANホールディングス株式会社（旧：凸版印刷株式会社）などの社名の変更がありました。 また、日立造船株式会社も2024年10月にカナデビア株式会社へと社名の変更を行うことを発表しています。日立造船は、既に日立グループから離れ、造船事業からも撤退しており、社名と事業が乖離している状況でした。今回「日立」も「造船」もなくした、新しい名称「カナデビア」を採用しています。

ビジネスの成長や変化に伴って、社名の変更が必要になることがあります。社名の変更は、会社の新しいアイデンティティを示し、ブランドの再構築や拡大を目指す重要なステップとなります。今回は、社名変更において商標の取り扱いのポイントをご紹介します。

１．社名検討段階での商標調査

まず新しい社名を検討する段階で、候補の社名が他者の商標権を侵害する恐れがないかどうか、調査を行うことが重要です。

社名を決めて、ロゴやウェブサイトなどの準備も行った後に、最終段階であわてて商標調査を行う、といったことは危険です。その社名と同じ登録商標が見つかった場合、一から作業のやり直しとなってしまいます。 また商標調査を行わず、他者の登録商標と同じ社名に変更してしまった、という場合には、商標権侵害の問題が起こるリスクがあります。

なお商標法では商標権の効力の除外規定があり、『自己の会社名と同一の登録商標があった場合でも、自己の会社名を示すものとして使用する範囲においては、商標権侵害にはなりません』*とされています（*出典：特許庁「商標権の効力」）。

しかし上記の通り、除外されるのは『自己の会社名を示すものとして使用する範囲』に限られますので、例えば商品やサービスの広告宣伝に用いる場合などは使用ができず、社名が使いにくくなってしまいます。 また上記の除外範囲から外れて、商標権の侵害に該当する行為をすると、社名の使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れもあります。

２．調査範囲には日本だけでなく海外も含める

海外で事業活動を行っている場合は、日本国内だけでなく、その事業活動を行っている国でも商標登録の調査を行うことが重要です。 日立造船の場合、今まで使用してきたブランド名Fitzも新たな社名の候補に挙がったようですが、調査の結果、一部の国や事業について先行商標を侵害する恐れがあり、新しい社名としては採用されなかったそうです。

３．区分（指定商品・指定役務）の見直し

過去に商標登録を行ったことがある場合、自社の事業内容に関連する区分（指定商品・指定役務）で登録されているはずですので、今回も同じ区分（指定商品・指定役務）で商標調査を行えばよい、と思われるかもしれません。 しかし、過去の商標登録時からは事業内容が変わっている可能性があります。撤退している事業があったり、逆に新たな事業を開始しているかもしれません。現在の事業内容をふまえ、改めてどの区分（指定商品・指定役務）が適切かを見直すとよいでしょう。

４．新しい社名の商標登録

調査の結果をふまえ、新たな社名が決まったら、商標登録を行って法的な保護を得ることが不可欠です。 例えば、新しい社名の株式会社を除いた部分や英語表記、新しいロゴなどの商標登録が検討されます。 日立造船の社名変更の例では、「カナデビア」（商願2023-101579）と、英語表記の「Ｋａｎａｄｅｖｉａ」（商願2023-101578）が商標出願されています。

５．商標出願手続のタイミング

商標出願手続は、プレスリリースなど社外への発表の前には済ませておきましょう。発表後ですと、他者に真似されて、先に商標出願されてしまう危険もあるためです。 「カナデビア」と「Ｋａｎａｄｅｖｉａ」も、日立造船の社名変更のプレスリリース日（2023年9月27日）よりも前の2023年9月12日付けで商標出願されています。

ちなみに「カナデビア」と「Ｋａｎａｄｅｖｉａ」において、2023年9月12日の出願時点における商標出願人は、日立造船株式会社ではなく、別の会社となっています。プレスリリース後に、日立造船株式会社に名義変更されています。 これは推測ではありますが、商標出願は2週間程度で公開されてしまうので、プレスリリース前に日立造船が新しい商標を出願していることを他者に悟られないように、あえて別の会社で出願したのかもしれません。日立造船では、新しい社名の情報公開について非常に慎重に取り扱っていた様子が伺えます。

まとめ

以上、社名変更における商標の取り扱いについてご紹介しました。

会社名は会社の顔と言われます。社名の商標登録について、早め早めの対応がおすすめです。

2023年10月25日

弁理士　松下　智子

SMILE-UP.（スマイルアップ）について～著名な社名の影響～

元ジャニーズ事務所の故・ジャニー喜多川氏による性加害問題が世間で話題となっています。

元ジャニーズ事務所は一連の問題を受けて、社名を「SMILE―UP．（スマイルアップ）」に変更しましたが、これがプリマハム株式会社が「ハム」や「ベーコン」に使用している「スマイルＵＰ！」と同じであったことから、一部のネットニュースやＳＮＳで話題となっております。

ご参考：https://maidonanews.jp/article/15019289

（まいどなニュースより）

そこで、現在、「スマイルアップ」と読むことができる商標がどの程度登録・出願されているか、調べてみました。

（特許庁の特許情報プラットフォームJ-PlatPatより、令和５年10月18日現在）

一部、綴りが異なる商標もありますが、そのまま正に「smile up」「スマイルアップ」という構成の商標が多数登録・出願されていることが分かります。

では、今回の元ジャニーズ事務所による名称変更によって、これらの登録商標や出願中の商標は何らかの影響を受けるのでしょうか？

この点、既に登録済みの商標については、基本的には特段の影響はないと考えられます。少なくとも、既に登録済みの商標について、後から同名の法人や企業ができたからといって、その使用が制限されるといった事は基本的にはないからです。

ただ、今後、「smile up」や「スマイルアップ」といった商標を新たに出願する際には、少し注意が必要となります。

まず、基本的なところですと、商標審査の仕組み上は、先に出願されて登録された他者の登録商標と商標が同じであっても、指定されている商品や役務が非類似（似通っていない）であれば並存して登録は認められます。 上記のように、「スマイルアップ」と読まれる商標が複数の法人により多数登録されていますが、これは、指定商品や指定役務が異なることから並存しての登録が認められているものと判断できます。

一方で、特許庁では、以下のように、他人の業務と混同を生じるおそれがある商標や、需要者の間に周知な商標であって、不正の使用目的で出願をする商標については登録を認めない取り扱いがあります。

商標法

第４条　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 （中略） 　

　１５号　他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。） 　

　１９号　他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

この点、現在、「smile up」や「スマイルアップ」は、元ジャニーズ事務所の改名後の社名としてマスコミにも大体的に取り上げられ、日本国内で相当程度著名となっていると考えられますから、今後、もし「smile up」や「スマイルアップ」を出願した場合には、上記の規定に該当するとして、登録が認められないとの判断がされる可能性があると考えられます。

もし、「smile up」や「スマイルアップ」といったネーミングに魅力を感じて、今後、ご自分の事業で使用されたいとお考えの方がいらっしゃる場合には、商標登録は出来ない可能性があることは考慮にいれて、ご検討されることをお勧めいたします。若しくは、そういったネーミングをご使用になられるようであれば、今回の元ジャニーズ事務所の一連の事件のほとぼりが冷めてからの方が良いかも知れません。

なお、プリマハム株式会社により出願された２件の出願（上記一覧表の№16と№17）については、現在は審査に係属中であり、まだ商標登録はされておりませんが、上記の商標法の規定については、以下のように、「出願時に該当しないものについては、適用しない」こととされております。

商標法

第４条第３項　第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

この点、これらのプリマハム社による出願については、元ジャニーズ事務所による社名変更の発表前に出願されたものとなりますから、元ジャニーズ事務所の改名を理由として登録できないといった審査結果が出される可能性は低いと判断ができます。

なお、上記は今回の元ジャニーズ事務所の改名の事案に限った話ではありません。 我が国で商標登録されていなくとも、それが国内や外国で他者の使用する著名な商標である場合には、商標登録できない可能性はありますので、その点は覚えておいていただいてもよろしいかと思われます。

加えて、今回のようなケースでは、炎上するというリスクも想定されます。

すなわち、元ジャニーズ事務所の新しい会社名として世間で話題になっている「smile up」「スマイルアップ」という商標について出願し、権利取得を目指すという行為自体が、元ジャニーズ事務所の新しい会社名の著名性を不正に利用したり、便乗利用しようとしているなどとして、インターネットやＳＮＳ等で非難の対象となる可能性もありますから、注意が必要となります。

2023年10月 18日

弁理士　浜崎　晃